EL SISTEMA DUAL DE PROTECCIÓNDE LA IMAGEN COMERCIAL (TRADE DRESS )

La represión de la competencia desleal es el objetivo fundamental que guía a nuestros sistemas contemporáneos de propiedad industrial. Este principio, consagrado desde 1883 en el artículo 10° bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), prohíbe cualquier acto que pueda inducir a error al público, desacreditar a competidores o generar confusión en el mercado.

Alineadas con esa idea, las cortes estadounidenses han sancionado, desde hace más de un siglo, a quienes imitan de mala fe la imagen comercial (trade dress) de un competidor, con la finalidad de obtener algún beneficio comercial. Esta forma de propiedad intelectual ha sido objeto de protección jurídica desde principios del siglo XX, como lo demuestra el caso Charles E. Hires Co. v. Consumers’ Co., 100 F. 809, 1900 U.S. App. LEXIS 4309 (7th Cir. 1900).

El trade dress puede definirse como “la apariencia y sensación de un producto o servicio que indica o identifica su origen y lo distingue de los de otros”1. En México, esta figura fue adoptada oficialmente a través de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial publicada el 25 de enero de 2006. En dicha reforma, se estableció una causal de infracción destinada a sancionar a quienes imiten elementos operativos y de imagen con el propósito de inducir a error o hacer creer en la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado (artículo 213, fracción XXVI, de la Ley de la Propiedad Industrial -LPI-, actualmente abrogada).

La adopción repentina de instituciones jurídicas provenientes de otros sistemas puede generar dificultades. En este caso, la falta de un derecho registral específico para el trade dress planteó retos significativos para las autoridades mexicanas, que enfrentaron dudas sobre la posibilidad de sancionar la mera imitación de una imagen comercial que, al no estar registrada, carecía de un reconocimiento formal en el sistema marcario nacional.

En el derecho mexicano, la exclusividad sobre los signos distintivos ha estado tradicionalmente vinculada al otorgamiento de un registro marcario2. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta visión formalista se ha flexibilizado, permitiendo la coexistencia de figuras de protección dual. Estas figuras reconocen derechos derivados del uso de un signo distintivo, al mismo tiempo que ofrecen la posibilidad de obtener un registro para complementar dicha protección. Un ejemplo claro de esta evolución se encuentra en las marcas notorias y famosas, cuya exclusividad es reconocida sin necesidad de registro conforme al artículo 6 Bis del Convenio de París. No obstante, también se contempla la opción de obtener una declaración oficial de notoriedad o fama, lo que permite al titular obtener un reconocimiento formal de sus derechos sin necesidad de recurrir a un juicio3.

Primer caso relevante de trade dress en México

El primer caso paradigmático sobre trade dress en México involucró a una de las principales empresas de alimentos del país, que demandó a un competidor por la imitación de la imagen comercial de su emblemático producto “Paleta Payaso”. A continuación, se presentan las imágenes de los empaques en disputa:

El asunto ganó notoriedad al ser estudiado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver algunas preguntas fundamentales. En síntesis, la SCJN estableció que el trade dress es una manifestación del derecho de propiedad industrial, que debe ser protegido incluso si no está vinculado a un contrato de franquicia4, y que no es necesario contar con un registro para ejercitar la acción de infracción derivada del trade dress. En su análisis, reconoció que, aunque “la protección de la exclusividad en el uso de una marca se encuentra supeditada a que ésta se encuentre inscrita en un registro público”5, tratándose del trade dress, su protección no puede limitarse a un registro. Asimismo, destacó que el mecanismo de sanción por competencia desleal constituye una vía jurídica viable para proteger el trade dress, en términos del artículo 10 bis del Convenio de París. En este sentido, la Corte confirmó que la protección del trade dress es compatible con el marco jurídico internacional.

El caso culminó con una resolución en donde el IMPI declaró que el demandado había incurrido en prácticas de competencia desleal prohibidas en el artículo 213 fracción I de la LPI, al imitar la imagen comercial de la “Paleta Payaso”6.

Evolución al sistema dual de protección

Al igual que sucedió con las marcas notorias y famosas, el sistema mexicano evolucionó a una protección dual mediante la reforma a la LPI publicada el 18 de mayo de 2018, cuando se reguló el registro de signos distintivos no tradicionales, entre los que se encuentra la imagen comercial o trade dress. Sobre este punto, existe un artículo muy destacado titulado “Protección de la Imagen comercial en México”, cuya lectura recomiendo, y cito: “En suma, podemos decir que en México la imagen comercial encuentra hoy dos tipos o niveles de protección que se complementan y no se excluyen ni contraponen: el trade dress no registrado, en donde el derecho nace a partir del uso efectivo que su titular ha venido haciendo, y la imagen comercial registrada como marca, en donde el derecho exclusivo nace precisamente a partir del registro.”7.

Actualmente, los Tribunales mexicanos tienen bajo su análisis juicios relevantes que nuevamente plantean la interrogante de si el registro marcario de imagen comercial constituye un requisito sine qua non para denunciar actos de imitación de trade dress por parte de un competidor. Estas deliberaciones representan una valiosa oportunidad para que el máximo tribunal reitere el criterio sostenido en el Amparo Directo en Revisión 5287/2014, consolidando así el reconocimiento del sistema dual de protección a la imagen comercial bajo el marco de la nueva legislación. Un criterio en contrario podría implicar un retroceso grave al sistema de propiedad industrial.

En Estados Unidos, al igual que en el sistema mexicano en evolución, las cortes permiten presentar demandas basadas en trade dress no registrado, aunque también se ofrece la opción de obtener un registro ante la oficina de marcas para otorgar mayor certeza al titular. Estos sistemas duales reflejan un enfoque equilibrado: reconocen, por un lado, que los empresarios no pueden asumir la carga de registrar todas las imágenes comerciales asociadas a sus productos o servicios, y, por otro, garantizan el derecho de obtener un certificado de registro cuando sus necesidades operativas lo requieran. Esta evolución resulta adecuada y alineada con los esfuerzos hacia una mayor armonización de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito regional e incluso global. 1. International Trademark Association (INTA). Trade Dress. Recuperado el 20 de diciembre de 2024, de: https://www.inta.org/topics/trade-dress/

2. Ley de la Propiedad Industrial (abrogada), artículo 87.

3. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, artículos 190 y siguientes.

4. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 5287/2014. Resolución de 20 de mayo de 2015, pp. 48 y siguientes.

5. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala. Amparo Directo en Revisión 5287/2014. Resolución de 20 de mayo de 2015, p. 43.

6. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Resolución dictada el 28 de octubre de 2016 en el expediente R.R. 164/2016/16822. Consultada en el sistema VIDOC: https://vidoc.impi.gob.mx/

7. Cuevas, Jimena; de Landa, Aldo; Ballesteros, Guillermo Antonio. “Protección de la imagen comercial en México”. Derechos Intelectuales, Vol. 28. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI), 2021.